В Закон Республики Беларусь о товарных знаках

КОММЕНТАРИЙ К ЗАКОНУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ОТ 15.07.2009 N 44-З " О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ " О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ

И ЗНАКАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ"

С.С.ЛОСЕВ,

кандидат юридических наук, доцент

Материал подготовлен с использованием

правовых актов по состоянию

на 9 сентября 2009 г.

15 июля 2009 г. был подписан Закон Республики Беларусь N 44-З " О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь " О товарных знаках и знаках обслуживания" (далее - Закон N 44-З).

Изменений, которые внесены в Закон Республики Беларусь от 05.02.1993 N 2181-XII " О товарных знаках и знаках обслуживания" (далее - Закон), достаточно много, и они имеют различный характер: в одних случаях это скорее редакционные правки, а в других - радикальные изменения, требующие серьезного анализа. Попробуем проанализировать основные изменения в законодательстве о товарных знаках.

Закон N 44-З вступает в силу через шесть месяцев после официального опубликования. В связи с этим при комментировании изменений и дополнений, внесенных в Закон и пока еще не вступивших в силу, будем сравнивать их с пока еще действующей редакцией Закона.

Определение товарного знака

Изложенная в новой редакции ст. 1 Закона практически не изменилась по сравнению с прежней редакцией. Согласно новой редакции этой статьи товарным знаком и знаком обслуживания (далее - товарный знак) признается обозначение, способствующее отличию товаров или услуг одного лица от однородных товаров или услуг других лиц. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные обозначения, включая имена собственные, сочетания цветов, буквенные, цифровые, изобразительные, объемные обозначения, включая форму товара или его упаковку, а также комбинации таких обозначений. Единственное отличие нового определения состоит в том, что к обозначениям, которые могут быть товарными знаками и знаками обслуживания, более не будет предъявляться требование о возможности их представления в графической форме. В результате определение товарного знака в новой редакции ст. 1 Закона приведено в полное соответствие с определением, данным в ст. 1017 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК). Как и ранее, иные обозначения (звуковые, световые, обонятельные и т.п.) могут признаваться товарными знаками только в случаях, предусмотренных законодательными актами; Закон такой возможности не допускает.

В измененной редакции пункта 2 ст. 2 Закона круг субъектов права на товарный знак определен следующим образом: товарный знак может быть зарегистрирован на имя организации или гражданина. Следовательно, и с вступлением в силу внесенных в Закон изменений владельцами товарных знаков, как и в настоящее время, смогут быть коммерческие и некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели, а также граждане, не занимающиеся предпринимательской деятельностью. В то же время внесенное изменение вряд ли можно назвать удачными, поскольку оно оперирует понятием " организация", которое в отличие от понятия " юридическое лицо" не имеет четкого определения в гражданском праве; при этом оно является родовым и включает в себя как юридические лица, так и организационные структуры, не имеющие статуса юридического лица.

Основания для отказа в регистрации товарного знака

Помимо определения того, что является товарным знаком и какие обозначения могут выступать в качестве товарного знака, принципиально важен перечень оснований, по которым может быть отказано в его регистрации. По этому вопросу в Законе произошли существенные изменения.

В ст. 4 Закона, в которой называются абсолютные основания для отказа в регистрации товарного знака, внесено небольшое дополнение, в результате которого одно из абсолютных оснований для отказа в регистрации сформулировано следующим образом: " не допускается регистрация товарных знаков, состоящих исключительно из знаков или указаний, используемых для обозначения вида, качества, количества, свойства, назначения, ценности товара, а также времени, места и способа их производства или сбыта". Отличие от действующей в настоящее время нормы состоит в том, что в числе неохраноспособных обозначений дополнительно названы обозначения способа производства или сбыта товара.

Более существенные изменения претерпел перечень иных оснований для отказа в регистрации товарного знака: ст. 5 Закона, в которой перечислены такие основания, изложена в новой редакции.

При анализе новой редакции ст. 5 Закона в первую очередь следует сказать о том, что в ней расширены возможности для отказа в регистрации обозначений, повторяющих охраняемые наименования мест происхождения товара, а также фирменные наименования. Действующая в настоящий момент редакция ст. 5 Закона не допускает регистрации в качестве товарных знаков обозначений, воспроизводящих охраняемые в Беларуси наименования места происхождения товара, а также известные в республике в отношении однородных товаров фирменные наименования. В новой редакции статьи речь идет о запрете регистрации обозначений, тождественных или сходных до степени смешения. Дополнительное использование критерия " схожесть до степени смешения" позволит не допускать случаев регистрации обозначений, не только полностью копирующих, но также повторяющих с некоторыми изменениями, имитирующих охраняемые наименования мест происхождения товара или фирменные наименования других субъектов хозяйствования, при условии, что в восприятии потребителей такое обозначение будет в целом ассоциироваться с этими наименованиями.

В новой редакции ст. 5 Закона основание для отказа в регистрации товарного знака в связи с использованием в заявленном обозначении охраняемых в Республике Беларусь наименований мест происхождения товара изложено более подробно, чем в действующей редакции. По-прежнему использование охраняемого наименования в товарном знаке не допускается в отношении любых товаров. Однако законодатель уточняет, что обозначение, повторяющее охраняемое наименование места происхождения товара, может быть включено в товарный знак, регистрируемый владельцем исключительного права на это наименование, но только как неохраняемый элемент и при условии, что регистрация знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых было зарегистрировано это наименование места происхождения товара.

В действующей редакции Закона основанием для отказа в регистрации товарного знака называется воспроизведение известных на территории Республики Беларусь в отношении однородных товаров фирменных наименований (или их частей), принадлежащих другим лицам. В новой редакции ст. 5 Закона критерий известности фирменного наименования в Республике Беларусь уже не используется; недопустимость использования в регистрируемом товарном знаке распространяется на все охраняемые в республике фирменные наименования. Основанием для отказа в регистрации обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с фирменным наименованием другого лица или отдельными элементами такого наименования, в новой редакции статьи 5 Закона называется возникновение права на фирменное наименование в Республике Беларусь ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака (п. 4 ст. 5). При этом речь по-прежнему идет об однородных товарах. Таким образом, для решения вопроса о том, есть ли основания для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака, необходимо установить наличие тождества или сходства до степени смешения заявленного обозначения с фирменным наименованием (отдельными элементами фирменного наименования) другого субъекта хозяйствования, осуществляющего производство и (или) реализацию таких же товаров, в отношении которых заявлено обозначение, а также установить момент возникновения у этого другого субъекта хозяйствования права на фирменное наименование. В отношении отечественных юридических лиц моментом возникновения права на фирменное наименование согласно ст. 1013 ГК является внесение этого юридического лица в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. С фирменными наименованиями иностранных юридических лиц вопрос обстоит немного сложнее, поскольку Закон говорит о возникновении права на фирменное наименование именно в Республике Беларусь. Эта оговорка заставляет искать ответ на вопрос: с какого момента в Беларуси возникает право на фирменное наименование иностранной компании? Ответ дает норма ст. 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности (заключена в г.Париже 20.03.1883), согласно которой фирменное наименование охраняется во всех государствах - участниках Конвенции без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака. Республика Беларусь участвует в Парижской конвенции наряду с 172 государствами мира. Соответственно фирменные наименования компаний практически всех стран мира в Беларуси получают правовую охрану автоматически на основании нормы международного договора. А поскольку этот международный договор не допускает на национальном уровне каких-либо действий, являющихся основанием для предоставления правовой охраны, вполне обоснованным будет утверждение о том, что право на фирменное наименование в Республике Беларусь у иностранной компании возникает с момента возникновения этого права в государстве, к которому принадлежит эта компания.

А вот в отношении прочих случаев возможного отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака, предусмотренных в новой редакции ст. 5 Закона, внесенными изменениями предлагается более узкий, по сравнению с действующими нормами, подход. В соответствии с действующей в настоящий момент редакцией Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие:

- промышленные образцы, права на которые в Республике Беларусь принадлежат другим лицам, если промышленный образец обладает более ранним приоритетом;

- названия известных в Республике Беларусь произведений науки, литературы, искусства, цитаты и персонажи из них, произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его правопреемников;

- фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле известных в Республике Беларусь лиц без согласия этих лиц или их наследников;

- название зарегистрированного в Республике Беларусь средства массовой информации без разрешения его учредителя (учредителей) в отношении однородных товаров.

В новой редакции ст. 5 Закона перечисленные выше основания для отказа в регистрации остались, однако вместо термина " воспроизводящие" используется термин " тождественные". Несмотря на кажущееся смысловое совпадение понятий " воспроизведение" (повторение в копии) и " тождество", замена термина имеет далеко идущие последствия. С точки зрения формальной логики обозначение должно признаваться воспроизводящим другой объект не только в случае их полного совпадения (тождества), но и в том случае, когда обозначение будет содержать в себе наряду с таким объектом и другие элементы, - в этом случае будет иметь место воспроизведение, а вот тождества уже не будет. На практике это может выражаться в том, что заявленное на регистрацию обозначение, повторяющее, к примеру, чужой промышленный образец или произведение искусства и содержащее помимо такого промышленного образца или произведения какие-либо дополнительные элементы, не влияющие на общее восприятие обозначения, с точки зрения буквы закона уже не будет иметь препятствий в регистрации, поскольку не будет тождественно промышленному образцу, произведению и т.п. Сложно даже прогнозировать, какое количество конфликтов и споров может породить новая норма, поскольку этой лазейкой могут воспользоваться недобросовестные заявители, желающие сделать свой товарный знак узнаваемым за счет использования чужих результатов интеллектуальной деятельности.

Известность в Республике Беларусь произведений науки, литературы, искусства, а также лиц, чьи имена и образы могут использоваться в заявляемых на регистрацию обозначениях, будет по-прежнему определяться патентным органом.

Изменения в процедуре регистрации товарного знака

Внесенные в Закон изменения и дополнения не изменили коренным образом существующую процедуру регистрации товарных знаков. Эта процедура остается многоступенчатой, сложной для заявителя и по-прежнему не ограниченной максимальным сроком. Однако новые нормы вносят в отдельные этапы этой процедуры заметные коррективы, во многом упрощающие задачу заявителя.

Изменения коснулись порядка оформления и подачи заявки на регистрацию товарного знака. В новой редакции ст. 6 " Заявка на регистрацию товарного знака" Закона есть несколько принципиальных изменений. Во-первых, согласно новой редакции этой статьи требования к документам заявки, порядок проведения экспертизы заявки и вынесения решения по результатам экспертизы должны устанавливаться Советом Министров Республики Беларусь. В настоящее время требования к документам заявки, а также порядок проведения экспертизы и вынесения решения определяют следующие нормативные правовые акты:

- Правила составления и подачи заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Государственного патентного комитета Республики Беларусь от 23.02.2001 N 7 " Об утверждении нормативных правовых актов" (далее - Правила составления и подачи заявки на регистрацию товарного знака);

- Правила рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные постановлением Государственного патентного комитета Республики Беларусь от 31.08.2001 N 3 (далее - Правила рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака).

Названные ведомственные нормативные акты должны быть заменены аналогичными по содержанию, но утвержденными постановлениями Совета Министров Республики Беларусь. К слову, повышение уровня подзаконных актов, которые должны конкретизировать механизм реализации Закона, до постановлений Правительства Республики Беларусь является характерной чертой внесенных в Закон изменений.

Во-вторых, изменились требования к содержанию подаваемой заявки на регистрацию товарного знака в части перечисления товаров (услуг), в отношении которых регистрируется знак. Согласно действующей редакции п. 5 ст. 6 Закона заявка должна содержать перечень товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация, сгруппированных по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) < *>. В п. 34 действующих Правил составления и подачи заявки на регистрацию товарного знака содержится требование о том, что товары и (или) услуги должны быть сгруппированы по классам МКТУ в соответствии с классификацией, действующей на дату подачи заявки, и обозначены точными терминами (предпочтительно терминами МКТУ). Согласно подп. 10.7 п. 10 Правил рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака ошибки и неточности в перечне товаров и / или услуг, в отношении которых испрашивается регистрация, ошибки и неточности в их классификации рассматриваются как нарушения установленного порядка оформления заявки и являются основанием для предложения заявителю в трехмесячный срок представить исправленные сведения; соответственно на этот период работа с заявкой приостанавливается.

--------------------------------

< *> Данная классификация принята на основании Ниццкого соглашения о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (заключено в г.Ницце 15.06.1957) и периодически пересматривается Комитетом экспертов, действующим под эгидой Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Новая редакция ст. 6 Закона устанавливает, что заявка должна содержать перечень товаров, для которых испрашивается охрана товарного знака, а также, если возможно, указание на соответствующие классы МКТУ. При этом из новой нормы Закона не следует, что заявитель обязан классифицировать товары: " если заявитель не указывает класс (классы), патентный орган (в настоящее время функции патентного органа выполняет государственное учреждение " Национальный центр интеллектуальной собственности") классифицирует товары по соответствующим классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков". Тем самым внесенные в Закон изменения существенно облегчают задачу заявителя, перекладывая бремя классификации товаров и услуг, в отношении которых регистрируется товарный знак, на патентный орган.

Иные сведения, указываемые в заявке, а также перечень документов, прилагаемых к заявке, останутся прежними.

В-третьих, изменился порядок подачи заявок нерезидентами. Действующая в настоящее время норма п. 3 ст. 6 Закона обязывает заявителей, имеющих постоянное место нахождения или постоянное место жительства в иностранных государствах, а также иностранных патентных поверенных вести дела, связанные с регистрацией товарных знаков в Беларуси и продлением срока их действия, через белорусских патентных поверенных. Новая редакция ст. 6 Закона подобного ограничения не содержит; следовательно, должна применяться норма ст. 30 Закона, согласно которой к нерезидентам должен применяться национальный режим, если иное не предусмотрено законодательством и международными договорами Республики Беларусь. Это означает, что нерезиденты смогут подавать заявки самостоятельно, минуя обязательное в настоящее время посредничество белорусских патентных поверенных.

В-четвертых, в действие вводится норма, согласно которой после подачи заявки любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки, представленными на дату ее подачи. Порядок ознакомления с документами заявки должен быть определен Советом Министров Республики Беларусь. Каким будет этот порядок, можно лишь гадать, поскольку Закон не определяет даже примерно формы такого ознакомления; однозначно можно говорить лишь о том, что помимо ознакомления заинтересованные лица смогут получать копии документов заявки. Ознакомление с материалами заявок принципиально важно в тех случаях, когда другое лицо, подавая свою заявку, желает избежать столкновения с ранее поданными заявками на регистрацию товарных знаков в отношении аналогичных товаров, а соответственно ситуации отказа в регистрации товарного знака по этому основанию. Хочется надеяться на то, что Беларусь сможет заимствовать опыт патентных ведомств промышленно развитых стран, которые предоставляют возможность ознакомления с поступившими заявками на своих интернет-сайтах, и такая форма ознакомления также будет предусмотрена в предполагаемом постановлении Правительства Республики Беларусь.

Изменения коснулись и порядка проведения экспертизы заявки на регистрацию товарного знака. Напомним, что экспертиза заявки на регистрацию товарного знака включает в себя проведение предварительной экспертизы, в ходе которой проверяются состав необходимых документов, правильность оформления заявки, а также уплата патентной пошлины, и экспертизы заявленного обозначения, в ходе которой исследуются особенности самого обозначения, наличие у него требуемых характеристик, необходимых для признания заявленного обозначения товарным знаком.

Порядок проведения предварительной экспертизы заявки остается неизменным. А вот в порядке проведения экспертизы заявленного обозначения произошли определенные изменения. Действующая в настоящее время норма предоставляет патентному органу право запрашивать у заявителя дополнительные материалы, без которых проведение данной экспертизы невозможно. Данная норма трактуется достаточно широко. Так, например, согласно подп. 44.9 действующих Правил рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака основанием для запроса могут являться и " другие вопросы по усмотрению эксперта".

Изменения, внесенные в п. 3 ст. 10 Закона, уточняют полномочия патентного органа: только в случае несоответствия представленных документов или содержащихся в них сведений установленным требованиям патентный орган вправе направлять заявителю запрос с предложением представить правильно оформленные материалы. Установленные требования - это требования к содержанию заявки на регистрацию товарного знака, а также названные в Законе абсолютные и иные основания для отказа в регистрации.

Следует обратить внимание на то, что норма новой редакции п. 3 ст. 10 Закона сформулирована таким образом, что запрос с предложением представить правильно оформленные документы является для патентного органа обязательным действием, минуя которое он не может принять решение об отказе в регистрации товарного знака. Срок для представления истребуемых материалов остался прежним - 3 месяца. В то же время внесенным в Закон дополнением определен максимальный дополнительный срок, который может быть предоставлен по ходатайству заявителя для подготовки материалов - не более 12 месяцев.

Рассмотрение споров между заявителем и патентным органом

В данном вопросе произошли существенные изменения. В соответствии с действующей в настоящее время редакцией Закона заявитель, несогласный с решением предварительной экспертизы об отказе в принятии заявки к рассмотрению, а также с повторным решением экспертизы заявленного обозначения, вправе в трехмесячный срок подать жалобу в Апелляционный совет по патентной экспертизе при патентном органе (далее - Апелляционный совет) (п. 1 ст. 11 Закона). Жалобы рассматриваются в течение 4 месяцев с даты ее поступления в Апелляционный совет. Такая процедура является достаточно сложной, поскольку заявитель при обжаловании решения патентного органа должен в обязательном порядке пройти административную инстанцию - Апелляционный совет, и только после этого имеет возможность обжаловать решение патентного органа в судебном порядке. Кроме того, четырехмесячный срок рассмотрения жалобы Апелляционным советом представляется неоправданно долгим.

Разработчики внесенных в Закон изменений и дополнений постарались, по возможности, привести процедуру рассмотрения споров между заявителем и патентным органом в соответствие с положениями Закона Республики Беларусь от 28.10.2008 N 433-З " Об основах административных процедур". Что получилось в результате? Во-первых, расширен круг решений патентного органа, которые могут быть обжалованы заявителем. Действующая редакция Закона фактически ограничивает возможности заявителя обжаловать решение патентного органа при проведении экспертизы заявленного обозначения: согласно п. 6 ст. 10 Закона при несогласии с решением экспертизы заявитель вправе подать в патентный орган ходатайство о проведении повторной экспертизы, и только в случае несогласия с повторным решением экспертизы можно обращаться с жалобой в Апелляционный совет. Новая редакция п. 1 ст. 11 Закона дает право заявителю обжаловать не только решение повторной экспертизы, но также решение об отказе в регистрации товарного знака, принятое в связи с тем, что заявитель в ходе проведения экспертизы заявленного обозначения в установленный срок не представил в патентный орган материалы, запрашиваемые у него в связи с несоответствием представленных материалов заявки установленным требованиям.

Во-вторых, с 3 месяцев до одного года увеличен срок, в течение которого заявитель вправе обжаловать любое из названных выше решений патентного органа, принятых в отношении заявки на регистрацию товарного знака. Исчисление срока начинается с даты получения заявителем соответствующего решения патентного органа.

В-третьих, обращение в Апелляционный совет больше не является обязательным этапом в рассмотрении спора: у заявителя появляется право сразу обратиться в суд с жалобой на решение патентного органа. Впрочем, употребление в Законе слова " суд" не означает, что заявитель сможет обратиться в судебную инстанцию, определяемую в соответствии с общими правилами подведомственности и подсудности; слово " суд" на практике по-прежнему означает Судебную коллегию по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь.

В-четвертых, срок рассмотрения жалобы заявителя сокращен до одного месяца. При этом порядок рассмотрения жалоб должен быть определен Советом Министров Республики Беларусь. Соответственно должны утратить силу Правила подачи жалоб, возражений, заявлений и их рассмотрения Апелляционным советом при патентном органе, утвержденные постановлением Государственного патентного комитета Республики Беларусь от 17.05.2001 N 1 (далее - Правила подачи жалоб, возражений, заявлений и их рассмотрения Апелляционным советом при патентном органе), как минимум в части рассмотрения жалоб заявителей.

Общеизвестные товарные знаки

В Закон включены нормы, посвященные общеизвестным товарным знакам. Категория " общеизвестный товарный знак" уже используется в действующей редакции Закона, однако упоминается только косвенно - через предполагаемый отказ в регистрации в качестве товарных знаков обозначений, повторяющих общеизвестный знак.

Включение в Закон раздела I-1 " Общеизвестный товарный знак", содержащего две статьи (17-1 и 17-2), ничего радикально не меняет: общеизвестным в Республике Беларусь по-прежнему будет считаться товарный знак, признанный таковым по решению Апелляционного совета. Как и в настоящее время, придание товарному знаку статуса общеизвестного в Республике Беларусь будет означать предоставление такому знаку абсолютной правовой охраны, т.е. его владелец может препятствовать регистрации в качестве товарных знаков и запрещать использование обозначений, тождественных или сходных до степени смешения, в отношении любых товаров. Можно лишь высказать сожаление в связи с тем, что при включении в Закон норм об общеизвестных товарных знаках законодатели не задались вопросом о том, насколько оправданной является столь широкая охрана таких знаков. Международные договоры - и Парижская конвенция по охране промышленной собственности, и заключенное в рамках Всемирной торговой организации Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности - ограничиваются требованием отказывать в регистрации обозначения в качестве товарного знака в отношении иных (неоднородных) товаров только в случае возможного возникновения у потребителей ассоциации с общеизвестным товарным знаком. Таким же путем идет законодательная практика большинства зарубежных государств.

В то же время в вопросе охраны общеизвестных товарных знаков произошли определенные изменения. Во-первых, получить статус общеизвестного в Республике Беларусь товарного знака может не только зарегистрированный товарный знак, но и обозначение, используемое в качестве товарного знака без регистрации. В части второй п. 1 ст. 17-1 Закона поясняется, что под таким обозначением понимается обозначение, соответствующее требованиям, предъявляемым к товарным знакам, но не имеющее правовой охраны на территории Республики Беларусь. Это может быть как товарный знак, охраняемый в иностранных государствах, но не имеющий охраны в Беларуси, так и обозначение, которое может получить статус общеизвестного в Республике Беларусь товарного знака минуя процедуру регистрации в качестве товарного знака. Фактически на Апелляционный совет, который принимает решение о признании обозначения общеизвестным товарным знаком, возлагаются функции патентного органа в части проверки охраноспособности такого обозначения. Однако здесь есть один нюанс, а именно: к такому обозначению предъявляется всего лишь одно требование - оно должно соответствовать определению товарного знака и выполнять различительную функцию. Установленные Законом абсолютные и иные основания для отказа в регистрации знака в данном случае не должны применяться в силу того, что в Законе они определены как основания для отказа в регистрации обычных знаков, а признание обозначения общеизвестным товарным знаком осуществляется по специальной процедуре. Таким образом, в соответствии с внесенными в Закон дополнениями общеизвестным в Республике Беларусь товарным знаком может быть признано и такое обозначение, которое не может быть зарегистрировано в качестве обычного товарного знака.

Во-вторых, правовая охрана товарного знака, признанного общеизвестным в Республике Беларусь, согласно п. 3 ст. 17-1 Закона действует бессрочно. Нормы о прекращении правовой охраны общеизвестных товарных знаков включены в статью 26 Закона и их мы рассмотрим чуть позже.

Порядок признания товарного знака общеизвестным в новой редакции Закона определяется лишь схематически, нормы раздела I-1 Закона не устанавливают критериев, которыми должен руководствоваться Апелляционный совет при принятии решения. Из определения общеизвестного товарного знака, данного в ст. 17-1 Закона, следует лишь то, что должна иметь место широкая известность в Республике Беларусь среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя, которая возникла в результате интенсивного использования заявителем товарного знака или обозначения, не являющегося товарным знаком.

Законодатель не назвал орган, который должен определять порядок признания товарного знака общеизвестным. В связи с этим продолжают действовать Правила признания товарного знака общеизвестным в Республике Беларусь, утвержденные постановлением Государственного патентного комитета Республики Беларусь от 09.08.2001 N 2 (далее - Правила признания товарного знака общеизвестным в Республике Беларусь). Подтверждением тому может служить и норма подп. 1.3 п. 1 новой редакции ст. 5 Закона, согласно которой основанием для отказа в регистрации товарного знака является повторение товарного знака другого лица, признанного общеизвестным в Республике Беларусь в установленном патентным органом порядке.

Из Правил признания товарного знака общеизвестным в Республике Беларусь в Закон перешло положение о том, что товарный знак может быть признан общеизвестным на дату, указанную в заявлении, в том числе и дату, предшествующую подаче заявления. Несмотря на то что такая практика существует, правовые последствия придания товарному знаку статуса общеизвестного задним числом порождают ряд правовых вопросов, на которые включенные в Закон новые нормы, к сожалению, не дают ответа. Самый серьезный вопрос состоит в том, может ли владелец общеизвестного знака потребовать аннулирования регистраций подобных товарных знаков, зарегистрированных до принятия решения о признании знака общеизвестным, но после даты, с которой он признан общеизвестным. Повторимся, Закон на этот вопрос ответа не дает.

Патентный орган будет вести перечень общеизвестных в Республике Беларусь товарных знаков. Сведения, включенные в этот перечень, должны публиковаться в официальном бюллетене патентного органа, а по ходатайству любого заинтересованного лица патентный орган будет предоставлять выписку из этого перечня.

Поскольку решение Апелляционного совета о признании товарного знака или обозначения общеизвестным в Республике Беларусь может затронуть интересы третьих лиц, принципиально важна возможность его обжалования. Согласно п. 5 ст. 17-2 Закона решение Апелляционного совета может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Беларусь как самим заявителем - в течение одного года с даты получения этого решения, так и иным лицом - в течение одного года с даты публикации сведений об общеизвестном товарном знаке в официальном бюллетене патентного органа.

Использование товарного знака

Действующая редакция Закона определяет использование товарного знака как применение его на товарах, для которых он зарегистрирован, или на их упаковке.

В редакции Закона с внесенными изменениями понятие " использование товарного знака" определяется более широко. Согласно новой редакции п. 1 ст. 20 Закона таковым предполагается считать использование товарного знака владельцем либо лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, путем размещения товарного знака на товарах, для которых он зарегистрирован, а также на этикетках, упаковках, в глобальной компьютерной сети Интернет, в доменном имени, на документации, связанной с введением товара в гражданский оборот, при выполнении работ, оказании услуг либо использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим правовую охрану, предоставленную товарному знаку.

Содержание понятия " использование товарного знака" не только определяет содержание исключительного права владельца товарного знака, но и одновременно определяет те действия, которые признаются нарушением исключительного права владельца товарного знака. Поэтому можно говорить о том, что новое определение использования существенным образом расширяет сферу действия исключительного права владельца товарного знака, позволяя ему применять меры гражданско-правовой защиты в отношении не только тех лиц, которые несанкционированно используют охраняемый знак либо обозначение, сходное с ним до степени смешения, на производимых и (или) распространяемых товарах, но и лиц, регистрирующих доменные имена, повторяющие известные товарные знаки, то есть пытающихся ассоциировать свои товары или услуги с известными знаками. Попробуем разобраться в данных изменениях более подробно.

Включенное в новую редакцию упоминание этикеток наряду с товарами и упаковкой следует рассматривать скорее как редакционное уточнение, поскольку этикетка является частью товара, предлагаемого к продаже.

Более существенным представляется признание использованием товарного знака (в связи с чем на эти действия распространяется исключительное право владельца товарного знака) его использование в документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот. Такой документацией могут быть как документы, связанные с заключением и исполнением сделок с товарами (договоры, счета-фактуры, таможенные декларации, товаросопроводительные документы), так и документация, прилагаемая к товару (технические описания, инструкции по эксплуатации и т.п.).

Признание использованием товарного знака его использование в сети Интернет означает не любое размещение этого знака в глобальной компьютерной сети, а лишь связанное с выполнением товарным знаком его основной функции - отличать товары (работы, услуги) владельца от конкурирующих товаров (работ, услуг). Этот тезис подтверждается ссылкой на норму п. 3 ст. 3 Закона, согласно которой " нарушением прав владельца товарного знака признаются несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа или иное введение в гражданский оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров". То же самое относится и к использованию товарного знака в доменном имени.

Заслуживает внимания и норма о возможном использовании товарного знака с изменением его отдельных элементов. Из этой нормы следует, что использованием товарного знака следует признавать и случаи использования владельцем знака иных обозначений, являющихся результатом изменения его товарного знака. Пределы такого изменения определены достаточно широко: владелец знака может изменять не весь знак, а отдельные его элементы (однако при этом не имеет значения, занимают ли изменяемые элементы доминирующее значение или нет), но знак не должен утратить различительную способность. В результате такого изменения вполне может появиться самостоятельное обозначение, используемое в качестве товарного знака. Вот только будет ли на него распространяться исключительное право владельца знака? Полагаем, что нет. В качестве аргумента можно еще раз привести норму п. 3 ст. 3 Закона, в соответствии с которой нарушением прав владельца товарного знака признается несанкционированное использование товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения. Таким образом, использование товарного знака в измененном виде, если в результате этих изменений утрачивается сходство до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, лишает его владельца возможности защищать такое обозначение от несанкционированного использования; такое использование может иметь значение лишь для подтверждения факта использования и сохранения действия правовой охраны товарного знака.

Прекращение правовой охраны товарного знака

Основания для прекращения правовой охраны товарных знаков в новой редакции Закона остались прежними, а вот условия их применения претерпели определенные изменения.

Истечение 10-летнего срока действия регистрации товарного знака влечет прекращение его правовой охраны в случае, если владелец знака в последний год действия регистрации не подал ходатайство о продлении действия правовой охраны на очередной 10-летний срок. Новое положение, включенное в ст. 13 Закона, предусматривает, что регистрация товарного знака, срок правовой охраны которого истек, на нового владельца допускается не ранее чем через шесть месяцев после истечения срока действия регистрации. Если прежний владелец товарного знака подал в патентный орган заявление об отказе в правовой охране своего товарного знака, регистрация этого товарного знака на нового владельца может быть осуществлена ранее шести месяцев. Этим законодатель уточняет уже действующую норму, согласно которой по ходатайству владельца для продления срока действия регистрации товарного знака ему может быть предоставлен шестимесячный срок после истечения срока действия регистрации при условии уплаты патентной пошлины. Эта сложная для понимания норма означает возможность восстановить правовую охрану товарного знака в случае, если его владелец вовремя не продлил срок действия регистрации. Внесенное дополнение устраняет очевидный пробел, поскольку действующая редакция Закона не препятствует другим лицам подать заявку на регистрацию на свое имя товарного знака, владелец которого не успел вовремя продлить действие его правовой охраны на очередной срок.

Закон предполагает сокращение с пяти до трех лет срока непрерывного неиспользования товарного знака без уважительных причин, дающего право любому лицу потребовать прекращения охраны товарного знака. Право требовать прекращения правовой охраны товарного знака признается за любым лицом; такое же правило предусмотрено и действующей редакцией ст. 20 Закона. Однако сразу сделаем оговорку о том, что судебная практика идет по другому пути. В постановлении Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28.09.2005 N 9 " О некоторых вопросах применения законодательства при рассмотрении гражданских дел, связанных с защитой права на товарный знак и знак обслуживания" говорится о том, что лицо, заявившее требование о досрочном полном либо частичном прекращении в Республике Беларусь действия регистрации товарного знака или знака обслуживания, в силу ст. 6 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь должно доказать суду наличие заинтересованности в удовлетворении иска. Такая заинтересованность может выражаться, в частности, в намерении лица использовать товарный знак, о котором возник спор. В случае если в суде истцом не будет доказано наличие заинтересованности в разрешении спора в его пользу, даже при установлении факта неиспользования знака без уважительных причин непрерывно в течение пяти лет, то действие регистрации знака досрочно судом не может быть прекращено. С учетом вышеназванного постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь под любым лицом следует понимать любое заинтересованное лицо.

С учетом уже имеющейся практики разрешения подобных споров в Законе уточняется, что заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано в Верховный Суд Республики Беларусь по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Особого рассмотрения заслуживают нормы новой редакции Закона, определяющие основание для прекращения правовой охраны товарных знаков, признанных общеизвестными в Республике Беларусь. Пункт 1-1, включенный в ст. 26 Закона, предусматривает, что правовая охрана общеизвестного товарного знака прекращается по решению Апелляционного совета, принятому по заявлению любого лица, если этот знак утрачивает широкую известность в Республике Беларусь среди соответствующих потребителей в отношении определенной группы товаров, для которой он был признан общеизвестным. Данная норма сформулирована как специальная и может рассматриваться в качестве единственного основания для прекращения правовой охраны общеизвестного товарного знака. Следовательно, можно сделать вероятностный вывод о том, что охрана общеизвестного товарного знака не может быть прекращена в связи с его неиспользованием.

Признание недействительным предоставления правовой охраны

товарному знаку

В новой редакции излагается ст. 25 Закона, которая определяет основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. С точки зрения самих оснований ничего принципиально не изменилось: внесенные изменения преимущественно связаны с изменяющейся нумерацией пунктов статей, в которых называются основания для отказа в регистрации знака. Из того, что заслуживает внимания, можно назвать подп. 1.3 п. 1 новой редакции ст. 25 Закона: в отличие от действующей редакции, эта норма четко определяет, что признать действия лица, связанные с регистрацией товарного знака, недобросовестной конкуренцией (что является основанием для признания регистрации знака недействительной) может антимонопольный орган или суд. Факт недобросовестной конкуренции в административном порядке может быть установлен антимонопольным органом, функции которого в настоящее время выполняет Департамент ценовой политики Министерства экономики Республики Беларусь; порядок принятия решения определяется Инструкцией о рассмотрении заявлений (обращений) о нарушении антимонопольного законодательства в части осуществления недобросовестной конкуренции, утвержденной постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 17.04.2006 N 61. Дела об установлении факта недобросовестной конкуренции в судебном порядке подведомственны хозяйственным судам, поскольку относятся к категории хозяйственных (экономических) споров.

С сожалением следует отметить, что законодатель, упрощая процедуру рассмотрения споров между заявителем и патентным органом, не сделал то же самое в отношении рассмотрения возражений против регистрации товарных знаков, с которыми заинтересованные лица должны обращаться первоначально в Апелляционный совет, а при несогласии с решением Апелляционного совета - в Верховный Суд Республики Беларусь. Законодатель ограничился отсылочной нормой, согласно которой порядок рассмотрения возражений Апелляционным советом устанавливается Советом Министров Республики Беларусь. Что может измениться? Скорее всего, будет сокращен срок рассмотрения возражений Апелляционным советом (в настоящее время согласно Правилам подачи жалоб, возражений, заявлений и их рассмотрения Апелляционным советом при патентном органе возражения рассматриваются в течение 6 месяцев). При этом Апелляционный совет по-прежнему будет обязательной первой инстанцией в рассмотрении возражения против регистрации товарного знака. Решение Апелляционного совета, принятое по результатам рассмотрения возражения, может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Беларусь в течение 6 месяцев с даты его получения.

Сделки с товарными знаками

В новой редакции Закона не меняются принципиальные положения, касающиеся возможных сделок с товарными знаками, - владелец товарного знака может уступить другому лицу право на товарный знак полностью или частично (т.е. в отношении отдельных товаров) или предоставить право пользования знаком по лицензионному договору. В то же время дополнением, внесенным в статью 22 Закона, уточняется, что право на товарный знак может быть предметом залога.

Более существенные изменения касаются действующего в настоящее время требования регистрации сделок с товарными знаками. Действующая в настоящее время редакция Закона в ст. 24 устанавливает, что договор об уступке права на товарный знак другому лицу и лицензионный договор регистрируются в патентном органе и являются действительными для третьих лиц с даты их регистрации. В новой редакции ст. 24 Закона говорится не о регистрации договора, а об обязанности сторон договора об уступке права на товарный знак, договора залога товарного знака, лицензионного договора уведомлять патентный орган о заключении, изменении и прекращении действия таких договоров в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь. В настоящее время порядок такого уведомления законодательством не определен. В то же время действует постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21.03.2009 N 346 " О регистрации лицензионных договоров, договоров уступки, договоров залога прав на объекты права промышленной собственности и договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)" (далее - постановление N 346), в соответствии с которым регистрации в патентном органе подлежат лицензионные договоры о предоставлении права использования объектов промышленной собственности (включая товарные знаки), договоры уступки прав на объекты промышленной собственности, договоры залога имущественных прав, удостоверяемых патентом или свидетельством, на объекты промышленной собственности, договоры комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга), а также иные договоры, которые по своему содержанию соответствуют указанным лицензионным договорам, договорам уступки и залога прав на объекты промышленной собственности. Помимо самих договоров регистрации в патентном органе подлежат изменения и дополнения в зарегистрированные договоры.

Как будет соотноситься новое положение Закона с процедурой регистрации договоров, предусмотренной постановлением N 346? На наш взгляд, возможны два варианта. Первый состоит в том, что Совет Министров Республики Беларусь в порядке принятия мер по реализации принятого Закона N 44-З определит специальный порядок уведомления патентного органа о договорах, заключенных в отношении товарных знаков. Однако более вероятным представляется второй вариант: поскольку в Законе не разъясняется, что такое уведомление о заключении договора и чем это уведомление отличается от регистрации, патентный орган будет применять действующую процедуру регистрации. Более принципиальным является вопрос о тех правовых последствиях, которые может повлечь невыполнение требования Закона уведомить патентный орган о заключенном договоре. В самом Законе процедура уведомления не называется в качестве условия действительности договоров. Согласно норме ч. 2 подп. 1.3 п. 1 постановления N 346 договоры при отсутствии их регистрации в патентном органе считаются недействительными в случаях, предусмотренных законодательными актами. Это означает, что отсутствие регистрации договора будет означать его недействительность только в том случае, если законодательный акт прямо предусматривает недействительность незарегистрированного договора. А поскольку Закон такой нормы не содержит, заключенный договор уступки права на товарный знак, лицензионный договор или договор залога права на товарный знак будут действительны и в том случае, если их стороны не уведомили патентный орган.

Защита прав на товарный знак

В Закон внесены отдельные изменения, касающиеся гражданско-правовой защиты прав владельцев товарных знаков.

Во-первых, ст. 29 Закона дополнена п. 1-1, предусматривающим, что " товары, этикетки, упаковки товаров, в отношении которых (на которых) незаконно применены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными". На наш взгляд, целесообразность включения данной нормы в Закон вызывает определенные сомнения. Статья 989 ГК уже предусматривает, что защита исключительных прав может осуществляться путем изъятия материальных объектов, с помощью которых нарушены исключительные права, и материальных объектов, созданных в результате такого нарушения. А вот принятая норма вносит элемент неопределенности, заставляя в каждой конкретной ситуации искать ответ на вопрос: что же все-таки следует признавать контрафактным и изымать из гражданского оборота - весь товар либо только этикетку, на которой незаконно помещен товарный знак? Возникает и вопрос о соотношении данной нормы с нормой подп. 2.2 ст. 29 Закона, предусматривающей возможность ареста или уничтожения товаров, в отношении которых был незаконно применен товарный знак. Законодатель не уточняет, каким именно образом он был применен - нанесен на сам товар либо воспроизведен на этикетке или упаковке, сопутствующих товару, а следовательно, незаконное использование товарного знака на этикетке является незаконным применением товарного знака в отношении товара и основанием для конфискации такого товара как контрафактного.

Из числа способов защиты, которые могут применяться владельцем товарного знака, исключена возможность передачи в пользу потерпевшей стороны товара, на котором незаконно применен товарный знак. Данная новация, на наш взгляд, представляется спорной, поскольку лишает владельца товарного знака достаточно эффективного средства воздействия на нарушителя. Более того, это порождает неприемлемую ситуацию, когда контрафактный, но при этом доброкачественный товар должен быть уничтожен. Более разумным было бы решение о предоставлении самому владельцу товарного знака возможности принять решение о судьбе контрафактного товара. Если в обоснование изменения была положена аргументация о том, что владелец товарного знака может излишне обогатиться за счет нарушителя, то логичнее было бы просто уточнить, в каких случаях возможно применение данного способа защиты, либо исключить возможность одновременной передачи конфискованного товара владельцу знака и взыскания в пользу владельца знака штрафа в размере стоимости этого товара. К слову, путем внесения изменений делается попытка исключить возможность одновременного применения нескольких способов защиты. В п. 2 ст. 29 Закона перед перечислением применимых способов защиты слово " осуществляется" заменено словами " может осуществляться"; однако такая правка ничего не меняет по существу, поскольку не ограничивает владельца товарного знака в возможности использовать несколько способов защиты одновременно.

Статья 29 Закона дополнена нормой, устанавливающей, что такие действия по защите прав владельца товарного знака, как удаление с товара или его упаковки незаконно используемого товарного знака, а также уничтожение товаров, в отношении которых был незаконно применен товарный знак, производятся за счет виновного лица.

Переходные положения

Закон N 44-З вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования, а именно с 25 января 2010 г.

Поскольку внесенные в Закон изменения касаются и процедуры регистрации товарных знаков, и оснований, по которым в регистрации может быть отказано, принципиально важным является включенное в ст. 2 Закона N 44-З переходное положение, согласно которому заявки на регистрацию товарного знака, рассмотрение которых не завершено до даты вступления в силу Закона N 44-З, рассматриваются патентным органом в порядке, действовавшем до вступления в силу Закона N 44-З. Простая и понятная, на первый взгляд, норма, тем не менее, требует более внимательного рассмотрения. С точки зрения обыденной логики любая заявка, поступившая в патентный орган, находится на рассмотрении. Однако есть и другая логика рассуждений. Закон предусматривает несколько стадий прохождения заявки на регистрацию знака: после подачи заявки она в течение двух месяцев проходит предварительную экспертизу, по результатам которой принимается решение о принятии заявки к рассмотрению или об отказе в принятии ее к рассмотрению (п. 3 ст. 9 Закона); по принятой к рассмотрению заявке проводится экспертиза заявленного обозначения, по результатам которого принимается решение о регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации. И если Закон называет в качестве юридически значимого действия принятие заявки к рассмотрению, которое совершается по результатам предварительной экспертизы, то представляется более обоснованным говорить о том, что заявки, рассмотрение которых не завершено - это только те заявки, в отношении которых принято решение о принятии их к рассмотрению. Однако этот вывод некатегоричный и на практике вполне возможны спорные ситуации вокруг таких " переходящих" заявок. Поэтому в постановлении Правительства Республики Беларусь, в котором будет определяться порядок рассмотрения заявок, следует более четко определить, в отношении каких именно заявок должны применяться прежние правила, а какие рассматриваться по новым. При этом наиболее удобным для заявителей вариантом было бы применение новых правил в отношении заявок, имеющих приоритет после 25.01.2010.

Во всех остальных случаях применяется общее правило: действие новых норм Закона будет распространяться на отношения, возникшие после его вступления в силу.